專利法，單元10：充分揭露、可據以實施要件

好,我們現在要講專利要件裡面的最後一個要件 那這個最後一個要件其實跟前面幾個要件不同 前面的幾個要件,吸引性、進步性 是你這個發明的實質要件 而最後這個要件是說明書撰寫 說明書跟 請求項撰寫的要件 所以他其實是在 申請專利 寫說明書請求項的一個要求,但他是一個大原則 他要盡量寫得清楚 充分揭露 你所掌握的技術 而且要清楚到了 讓人家 照著做可以做得出來 充分揭露可具實施 那他的條文規定在26條 第2項跟第3項 26條第2項 是 針對說明書 說發明說明 這個說明書 要明確且充分揭露 使該發明所屬技術領域中具有通常知識者 能瞭解其內容 並可具實施 那這個有一個這個發明所屬技術領域中具有通常知識者 要讓這個人看了這個說明書 瞭解你在講什麼 並且照做做得出來 那這個是說明書的部分 請求項則在第3項 26條第3項說 這個請求項其實在 真正的法條用語叫做申請專利範圍 申請專利範圍 那只是因為他有六個字我就喜歡講 三個字的請求項 應明確記載 申請專利的發明 各請求項應以簡潔的方式記載 且必須為 發明說明及圖示 所支持 那我們現在比較是針對這個說明書的要求但是他請求項也有一個要求就是說他要 這個明確 明確記載 那麼在 美國呢有一個要求就是說你這個說明書啊 說明書雖然描述你這個技術 但是你能不能 把這個技術舉例 舉例呢 把這個例子寫得很清楚 就是這個技術 因為因為同樣達成 可以達到你講的這個技術的可能有10個例子 但你至少舉一個例子 一個最好的例子 然後把那個最好的例子最佳實施力呢 清楚的步驟一步 走一步驟 搭配圖 來說明到底怎麼做 最佳實施力 那美國法條有這個要求 我國的法條呢表面上算 條文上看不到條文上只有說你要讓人家瞭解內容並可具實施 但居然要具實施就是要 最好就是把那個實例 寫出來 然後人家照著這個實例一步一步做可以做得出來 所以雖然我們沒有明確講說你要選一個最佳實施力 可是呢他有具實施 某程度還是 至少 也許不是最佳例子也許是 不好的例子 不知道但是你就是怎麼實施 也算是一個舉例啦一步驟一步驟的描述出來 好那為什麼要有充分揭露呢這個以下這個是判決書有一個判決裡面 提到我們臺灣法院判決我把這個 法院判決裡面講的這個話呢 來借用 為什麼要充分揭露他說從公的角度來看 國家為鼓勵技術的發明及創作以促進產業之發展 賦予專利權具有排他性 為避免重複發明 為避免別人重複發明 然後減免專利侵害的發生 減少別人來侵害你的專利 及證明你的權利取得 專利所有權人就專利申請所釋之內容藉由充分揭露 你在說明書充分揭露讓 專利權人的創新及產業上利用性之技術能完整揭露於社會大眾 完整揭露社會大眾的 目的就是說第一個人家看到就不會再去做重複的研發 第二人家看到你有這個東西他就不會侵害你的專利 第三個呢既然你這個 只要寫得越清楚越能 讓人家搞清楚你的權利範圍 權利的範圍在哪裡 說明書把它 寫清楚 反之 如果你的 但我要說明一下這個判決比較特別 明明他在講充分揭露 但是他卻是強調是申請專利範圍的充分揭露 其實呢應該是說明書 的充分揭露 但這個判決好像把這兩個呢 有點說沒有那麼區分 總之就是你的說明書 裡面為充分揭露而有所保留 那麼你的發明 的技術就沒有公開 那就 你的技術不公開人家就 沒有辦法 就會有重複發明 或有侵害專利或什麼的而且呢 因為你公開其實我覺得他這三點第一點避免重複發明第二點 減免專利侵害發生第三點證明權 還不夠 其實第四點就是說我為什麼要公開呢我可以 促進產業發展讓 所有的人都知道我們的技術已經進步到 這麼多了 那大家當然大家就不要來做重複的研發但是大家也都可以學到新的技術所以這就是 你說明書要 充分揭露因為充分揭露將來要公開 說明書要公開給大家看 所以呢如果你 不願意充分揭露 那我們之前有講到說專利的設計是一種交換國家跟發明 人之間的一個交換 交換條件 所以你如果 我們是要求要公開可是公開內容也要充分揭露 要寫清楚 那如果你沒有充分揭露你雖然有公開 但是沒有寫清楚了 那國家就沒有需要給你專利 沒有這個必要性 所以這個是從公的角度來看 國家要跟你交換嗎 那跟你交換有很多理由 所以你應該要 你的說明書要公開 但是你的說明書要寫得夠清楚要充分揭露 那從私的角度來看呢 他說專利的範圍 就是你所取得保護的範圍 就是你 你申請的範圍就是我們剛剛這個用語 就你專利申請的範圍 你申請專利的範圍 那你申請到就是你的 法律 給你保護的範圍 那也就是你將來 人家侵害你專利的時候你能夠去告人家 說 這個我的範圍在哪裡 所以必須要 很清楚的知道你的申請專利 範圍 到底範圍有多大 那麼因為我們後面會講這個我們的請求項 我們有說 這個請求項就叫做申請專利範圍 然後我們有一個說明書 我們之後會講他們兩個的關係 就是我們的請求項是比較用抽象的文字來 界定 你的技術特徵 那說明書會講得更清楚去解釋這個技術怎麼做出來 那麼 因為我們在告人家主張我的權利的時候是以這個申請專利範圍就是請求項為準 可是呢 他說你這個 這個範圍呢 他 在解釋申請專利範圍的時候會參酌得參酌你的 說明書 以及裡面的 複圖 所以你要把你的說明書寫清楚 不然我們在 在解釋你這個 申請申請申請專利範圍就是你的請求項到底有多大的時候我們會參考你的說明書 假設我們看了 參考你的說明書都看不太懂 然後那這樣子 我們在解釋請求項 請求項本來就比較抽象 請求項是相對抽象一點 那說明書相對具體一點 那我們在解釋你的請求項也就是你的申請專利範圍的時候參考你的說明書才會 比較確定你的範圍所在 那如果你都沒有充分揭露我們就搞不清楚 你這個請求項那麼抽象寫的到底是什麼 所以從施權的角度來講 把它 講清楚 也助於你 去告別人也好或者你的保護也好 這個是 藉助這個判決裡面講的話來解釋為什麼要充分揭露 好 那我們對應到美國專利法 112條 他說 Specification就是發明 發明的說明書 發明的 說明書 Specification 說明書對不起我這個斜點導航沒關係 這個Specification呢 有時候規格說明書然後我就要說明書在專利法就叫說明書 Shall contain a written description of the invention 必須要用書面的描述這個發明 是什麼 And of the manner and the process of making 他 的方法或者製程 自我製作製作的方法或過程 And using it 使用 怎麼使用 In such a form 要把它描述的多清楚呢 In such a form Clear Concise and exact terms As to 要清楚要完整 明確具體精確等等呢 那多清楚呢要清楚到 To enable Enable就是讓 使 或讓 讓 any person skill in the art 這個所屬具有時候具有通常知識者 To which it pertains 他所屬的 人呢 Or with which it is most nearly connected 或者他最接近領域的人呢 讓他們可以怎樣 To make and use the same 可以 做出或者使用出相同的東西 And show set forth the best mode 而且呢要立下最佳實施力提出 Set forth 提出最佳實施力最佳的 一個例子 Contemplated by the inventor 發明人目前所想到最佳例子 Of carrying out his Invention 好 那在這裡我畫 紅 紅色的部分的他就是 三個要件 在美國這個written does 叫做書面說明要件 然後這個Enable呢我們 把他變成名字叫Enablement 叫做 可具實施要件 然後第三個best mode叫做最佳實施力 那在這裡呢 就跟我們臺灣有稍微有點不同 怎麼說呢 我們臺灣那是說你要說明 是沒錯 但是我們只是說 說明就要充分揭露 可是我們 我們只有說你有一個說明 要充分揭露但是我們沒有說這個說明也要 說明清楚 好像 要說清楚好像沒有 特別講就是說這個說明要充分揭露 但是好像沒有說要說明清楚 那你會乍聽起來你會覺得說這兩個不是同一件事嗎 好 其實不同在美國了 他就說這個不同 他說書面說明 這個written description 跟可具實施 他說這個是 不同的為什麼呢 因為可具實施有時候就是把那個怎麼製作的步驟 製作的步驟了一步一步告訴你 好 製作步驟 告訴你 可是 或者或者或者某些 能夠產生某些效果的一些步驟 例如說 用藥 他有一些 化學反應的步驟他告訴你 可是他沒有解釋為什麼會這樣 解釋為何如此 為為什麼 又有這個步驟為何如此他沒有解釋 那這個很有趣喔 就是我可以告訴你 怎麼做但是我不跟你解釋為什麼要這樣這個各位可以理解 你告訴小孩子說不要去摸火 那小孩子知道不要摸火 知道不要摸 但是為什麼呢 你可能沒有跟他解釋 因為摸火 會燒傷會後果嚴重 你沒有解釋 那在美國呢他就認為說 你在說明書雖然告訴我怎麼做 可據實施一步一步告訴我怎麼做可是你沒有說明為什麼 那麼美國法院這個 FCAB FC 抱歉我有點忘記這個叫做聯邦巡迴上訴法院 聯邦巡迴上訴法院 FCAC 他在2010年做出一個重要的判決 叫ARE的案 他說 這個書面說明 他是一個獨立要件 本身要說明清楚 若沒有說明清楚本身就會說明書不寫清楚 就無效 你雖然有告訴我怎麼做 但是你沒有跟我解釋為什麼 那麼 甚至他要求專利說明書應該詳細 描述 你所請求的 這個你所請求的就是你所claim 因為claim呢 我們把它當名詞叫做請求項 當動詞就是說你所請求保護的 你所請求 的發明的結構 分子化化學名稱物理特性 然後呢 你要至少要 寫一個 這個 代表性的物種 因為假設你說 這個 某種 抗體 他說某種抗體 他有有 有什麼樣的 功能 如果你只有講到他這個抗體有這個功能 有這種功能抗體 這樣子太空泛 那你雖然你你已經講了這個功能的抗體他可以做出來 可是他為什麼呢 沒有解釋為什麼 那這個為什麼他說你要詳細 講他的結構分子是化學名稱物理性的至少你要舉一個代表性物種 來告訴我們 這到底是什麼 那麼最新的美國 最新有一個案子這個去年判出來也是這個 FCAC聯邦學院上訴法院他們 現在這個案子要打到美國最高法院 申請最高法院 就是說 對於這個 單純就說明說明要怎麼樣叫做說明說明清楚 這個 那這種案子了 很多都是屬於這種 生物科技 有時候生物科技的東西啊 他只能舉出 一兩個 例子 但是他在寫請求項的時候他就 只舉了一兩個例子但是很多 背後的 結構沒有講清楚 那麼這個案子啊這個是我去截取網路上的一個介紹我們簡單看一下他說 Federal Circuit 聯邦巡迴法院 一個 Antibody 抗體的 判決decision 在 8月的時候 做判決 然後他推翻reversing the district code award of 這個1.1億 10億喔billion 10億 11億美金 原來要判賠給Journal 那Journal呢就是看起來就是專利權 就是原告 原來的原告 他說地區法院呢原來是 判賠說要11億 billion 對10億 11億給這個原告 但是呢 到了上訴法院之後他就推翻了這個判決說 不用判 那為什麼不用判呢他原來是說他侵權被告這個 Keith Farmer 侵權 一個癌症治療藥物 這個藥物叫做 這個 Escalator 我不會唸喔 那麼這個 上訴法院呢他認為說什麼呢 他found a lie他認為呢 這個專利的written district 書面說明要件failed to demonstrate 沒有辦法 說明清楚 展示說明清楚 這個所請求的 動詞所請求的 發明 他說 你沒有辦法 證明說你說明說的夠清楚 但是你的請求項號請求項的範圍可能比較大 但是你的說明呢好像 只解釋了一兩個例子 14例 沒有講那麼 完整 那你不能夠申請那麼大的範圍 所以他說你違反了這個書面說明要件 那你這麼大的範圍是無效的 好那麼這一段呢我自己稍微 翻譯了一下 The third Panel claimed 他所申請的專利呢他所請求的是一個 這個不太會唸 Nucleic acid Polymer 核酸聚合物 這個核酸聚合物呢可以編碼 編碼一種什麼鉛和T細胞受體 就是一個一個一個什麼什麼鉛和T細胞受體 那麼這個他 是想要去將這個T細胞呢 編 修改之後可以 攻擊癌細胞在體內攻擊癌細胞 那麼 One of the elements of the kinase receptor這個受體呢 他的一個 元件 是一個single chain variable fragment 這個我翻譯成什麼單鏈可變片段不過他就簡稱SCFV 其中一個元件是這樣那這個元件很關鍵他說這是一個蛋白質 他包含了一個抗體的一個區 這個抗體的一個區呢是會將 那個去連結到一個 鎖 這個我們一般那個癌症治療什麼標靶就是你想要對打擊的那個 打擊的癌細胞 所以呢 這個大概就是一個 類似什麼癌症治療標靶藥物 就是說 他這裡面有一個元件呢是一個蛋白質可以連結到 包含了一個區可以連到 這個 鎖想要消滅的這個癌細胞 然後呢他說經過這個 聚合物的編碼之後呢 這個受體 就可以結合到 這個癌細胞 然後呢 就可以carry out 這個執行這個治療功能 當然到底是什麼我不知道 那最重要的是說 他算是這樣講 但是 他的請求下 這個是他請求下 他的請求下寫的 卻 對於說到底要怎麼結合 你說一個抗體的某個區域可以去結合的 這個 你想對抗的癌細胞 他說這個SCFC 他在請求下裡面 他只 用功能來描述他沒有寫錯他的結構 就是說這個什麼單鏈可變片段 的結構 或什麼DNA序列他都沒講 他就講說他有功能 他的功能就是abiding element 他就是一個連結 的元件 Let us specifically interact with a selective target 他可以我們直翻就一種語選定目標 打擊目標那個癌細胞 可以相互作用的結合元件 但是這個元件的 結構例如說DNA序列什麼他都沒講 那麼所以呢 這個 原告的專利他所 涵蓋的範圍 他是很成功的這個基因療法 是基因療法嗎還是什麼的 他是成功的 然後是很有價值的什麼 CART基因療法 但是呢他裡面這個請求下是要求說要有一個結合元件 怎麼樣讓他的 這個T細胞 跟癌細胞去結合 但是說明書呢卻沒有提供 更任何的揭露 揭露說 這樣的結合 細胞 到底是 怎麼運作的你解釋給我聽啊為什麼 他可以運作 而 只是簡單的講一句話說這個結合的元件呢是 過去10年前的一篇論文 10年前的一篇論文 已知的 然後也是這個領域裡面常見的 他就這樣解 那說明書就好像不太想要跟我們 解釋說 到底這個怎麼結合的這個結合元件他為什麼會自己去結合這個癌細胞他怎麼機轉運作 他都不想解釋 可是我要強調的是 那做不做得出來呢 他是做得出來的 所以他是可據實施因為這個這個化學藥是 這個什麼基因療法的藥是做出來了 說明書按照說明書也做得出來 可是他不想要讓你解釋 說 到底裡面為什麼這個T細胞會自己去結合到這個癌細胞 因為你不解釋的話這個原理我們不理解 那麼所以我說他裡面有揭露兩個實施力 兩個實施力是指說這個 SCFC FB 兩種 他有揭露所以你是做得出來的 可讓人 據實施 但不告訴你為什麼會結合到癌細胞 那就有這個被告了原來是被告判侵權 但結果他現在被判侵權他反過來挑戰你的專利是無效 他主張說你的請求項 的那個範圍 有可能包含了 數以百萬計的 這個SC FC 數以百萬計 因為有可能有各種的這種東西他都可以結合到特定的 癌細胞 那你現在只講了兩個 所以他說那每一個這種東西呢他都會有一個 獨特的什麼胺基酸序列 可以呢 指示說如何這個一個抗體 怎麼樣去 結合到一個 對抗的癌細胞 那那這個是那個 專利的一個那個 號碼 的簡稱 他說這個專利裡面的只提供了兩個這個SCFC 的這種 物質 就剛剛講這個 這個SC CFV 蛋鏈殼 變片段 他可以 連結他確實有揭露兩個 但是呢他的請求項呢 剛剛講他請求要寫太大 他解釋他說 一個 結合原件只要能夠與 鎖定 癌細胞 互動 那可能有很多隻是你現在還找不出來 那麼 上訴法院就認為說 這個被告 的主張說 這個 他的 請求項範圍竟然那麼大但他說明書卻沒有說明清楚 那他認為他的範圍只是 只說明瞭 一小塊他說請求的這個 東西呢 他的說明是隻 說明瞭其中一小 部分而已 那我們假設什麼介門抗目 科屬種他說這個只是屬 下面的種 他可能只介紹了這個屬下面的 兩個 例子 可是這個屬可能還有很多 目前也許還 不知道 那 這個他只是做一個功能界定說有這樣的功能 有這樣的功能的 但是呢在這個專利裡面呢 第一個他沒有 既沒有揭露一個 代表 他揭露兩個但這兩個是不是代表 未必是代表 或者他也沒有揭露 一個 共通的 通用的一個結構特徵 說這種 SCFV 在這種屬裡面 他的共通的結果因為 他到底為什麼會跟這個癌細胞結合他 為什麼會結合你要解釋他到底他結構特徵上哪一個地方會自己去跟那個癌細胞結合 因為你沒有揭露這個 共通的結構特徵沒有辦法界定 哪一種的SCFV 會有 有這個結合的功能 所以總之呢 這個案子 上訴法院 剛剛講 一開始就說這個上訴法院呢說 他這個書面說明不足 而說他的專利是 無效原來地方法院的判賠說11億美金 結果上訴法院居然說無效 那這個案子目前申請 那個美國最高法院 要求最高法院解釋清楚 說到底我們請求 項跟說明書對應的關係也就是說 他某程度啦他是請求像 他的東西例子裡面只有兩個例子 可是他的請求有點太大 那他就說那你既然請求那麼大 你的說明書就要 再寫更多 共用的而不是隻針對這兩個 那在這邊呢 以前可過一個比較抽象的題目說專利法 26條第二項所謂的 發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容並可據以實施 是什麼意思 什麼叫做發明所屬技術領域中具有通常知識者 然後什麼叫通常知識 什麼叫據以實施 這個是抽象 那至於可據以實施呢 就是 通常就一個步驟一個步驟 按照那個步驟詳細的 去 做出來 那各位如果看過那個說明書我們以後會 給各位看 他就是會畫很多圖 然後圖呢會畫很多張 圖一 圖二 圖三然後一個步驟一個步驟怎麼做然後裡面圖中的每一個元件會標示出來 會詳細的去說明 那當然說明也不用說明到 一般人看得懂他就是讓那個所屬技術領域中的那個 專 業的 那個人他們看得懂 那同樣的在醫藥領域 醫藥領域呢 常常他會 也是請求像 這個主要就是他們的請求像寫得太大 例如說我們後面會有一個案子他就是說他某種酸 某種酸 但是這種酸屬於酸類的物質很多 然後說這個藥裡面搭配了某種酸 就有什麼 效果可是 那個酸 的類別太多 那 這個可具實施的要求了 裡面呢針對藥物而這個比較特別 就是說一般的工 如果是機械類的比較很容易判斷嗎這個機械類到底做不做得出來就看圖 照著圖做做不做出來 可是在 醫藥啊這邊化學物質啊生物物質的領域裡面 你只講了一個酸 但是這個酸 到底怎麼做那可能他裡面有20種酸 那是20種酸都可以嗎 那很有趣的這個法院會說 你這個請求像因為有20種酸那是每一種酸都可以嗎 你 應該要再說 清楚不要讓人家去過度實驗 說每一種酸都拿來試試看因為他請求像就說 某種酸類 但是那個酸到底是哪一種酸不知道 那你還要 別的人就所屬領域中就有創造知識者了 還要每一種酸都拿來做實驗這樣太辛苦 那在美國就有一個案子1988年有一個 InRewonder案 汪子案 提出說有8個重量因素說 人家所謂的可據實施就是說 所屬技術領域中啊看了你的 具有創造知識者看你的東西呢 他是不是還要做一些實驗 那你說明書有沒有 的範例指導的數量 那有沒有實施力 發明的本質先前技術水準相關技術 該技術可預測性不可預測性 權力身體範圍 大小等等 然後呢來綜合說明你的 充分揭露 是否充分揭露 達到可據實施 這個充分揭露比較是跟這個可據實施結合 好那這個我是引用一個那個 博士生他的一個文章 然後我們臺灣的有一個判決我以前看了一個判決他就是比較有點 針對這個 他是 一個治療或緩解免疫疾病的藥物組合物的一個專利 申請發明專利 說明書有說這個藥物組合能夠治療人體的過敏腫脹發炎的疾病 說明書雖然主張藥物組合能夠治療人體的過敏腫脹發炎疾病 那他的那個請求項也有講說是什麼成分 可是呢 沒有 他說相關實驗數據 不夠 所以呢你雖然有附的 成分 可是你你說他有這個功能可是你這個說明數據不夠所以到底是他能夠 緩解到什麼樣的程度好像沒有清楚 然後制裁局就說你這說明書未具備充分揭露要件因為沒有 還要我們做 更多實驗要別人做更多實驗 這樣子是 就沒有達到充分揭露可據實施 然後就這個 申請專利權不符申請再審 然後又修正 修正他的專利 但是呢 最後 制裁局還是認為說本件專利沒有符合充分揭露要件 然後他就提起行政救濟 就變成一個判決 那在判決裡面就強調說 這是法院判決 裡面針對對岸講了說 這個專利法26條講的說 要有這個充分揭露 可據實施 那裡面就是說應該要所屬技術領域中具有通用知識者在 你的說明書申請專利範圍及圖示 的整體基礎上呢 然後又參考他們當申請時的一個 通常知識就不需要再 做過多實驗這個是最關鍵就能瞭解你的內容 然後據以製造 或使用申請 專利之發明解決問題 不需要過度實驗 重點就是這種藥物的如果是藥物組成物時 發明說明應記載醫藥用途 例如所適用的病症藥理作用 並記載其有效劑量使用方法以及對發明所屬技術領域中具有通用知識者而言 足以證明該發明所主張的醫藥用途的藥理實驗的方法 怎麼去實驗 以及他的實驗的結果 因為我要實驗藥理也要有方法 那藥理實驗的記載必須 包括進行該實驗所使用的方法及藥理實驗與發明所主張醫藥用途之關聯性 以使該發明所屬技術領域中具有通用知識者能瞭解其內容並可據實施 那麼上述進行藥理實驗所使用的方法應包括所使用的化合物使用劑量 給藥途徑 測試或分析方法或製劑方法 實驗結果等 其中藥理實驗結果通常應以數值資料記載若無法以數值資料記載時可提供 相當於數值資料之可接受的客觀記載 並藥理實驗應採用該發明所屬技術領域中具有通用知識者 普遍採用的科學方法例如體外實驗動物實驗跟臨牀實驗 以上就是告訴我們說 這種藥物發明的 除了 請求像跟我們講他的 化學成分 重點是你的說明書 還要 告訴 我們他的 藥效是為什麼會有這個藥效或者他有經過證實嗎 那不要讓我們過度實驗那怎麼實驗也要教我們 告訴我們不要讓我們自己猜這要做什麼實驗 那同樣的呢最近美國 去年美國聯邦學院上也有一個案子 就 跟我們臺灣這個案子非常像可是他這個是屬於那種 生物科技的一樣是那種抗體 生醫的 藥就不是我們的 傳統的 化學藥 是抗體 那這個案子他一樣現在也是申請到美國最高法院看看美國最高法院會不會 受理這個案子 他就安全告 薩諾菲 那麼上訴法院呢 做了這個判決 判決呢 支持的地方法院 地方法院說判無效 這個 Invalidation就是使專利無效 那這個原告好這個Andren Andren他的專利呢是一個抗體 的一個專利藥 那他包含的 他想要這個專利藥要想要解決的是一個什麼 這個我不會唸 這我把它翻出來膽固醇的一個藥物叫做 就命名叫做Repasa 那麼 法院發現說這個專利呢 他沒有辦法 讓 這個 他的請求項的範圍比較大 那請求項範圍比較大的話 你的這個可具實施呢應該要 你的範圍很大就說你的範圍可能涵蓋 可能假設啦可以反映20種 成分 20種可能性 但是那你的可具實施呢你是隻講了一種可能性 怎麼做 但是其他19種你就沒有告訴我們怎麼做 那大概 上訴法院 意思是這樣 然後這個上訴法院呢就 這個Andrew他當然他就不服 你說我的專利無效我不服提起上訴 但上訴法院駁回他的上訴 大概是這樣 那麼 這裡的我參考有一個博士生他去 介紹這個案子 去年他介紹這個案子 他說這個專利呢是這個是 165號他其實整個號碼比較長這邊都是一個簡稱 165號跟741號專利 請求項的技術背景涉及降低血液中俗稱 壞膽固醇的 低密度子 蛋白 膽固醇 這是壞的LDLC 抗體 藥品 那血液中的LDLC 過高容易造成冠狀動脈異化 心肌梗塞中風的心血管疾病 吸塵專利呢是一種結合PCSK9抗原的代白 是一個這樣 抗體結合在血液中循環 中的 PCSK9 避免其餘位於肝臟細胞表面的LDL 受體 怎麼樣互動好像少了什麼字 然後會 導致了 LDLRS 喪失移除LDLC的功能 就是說LDLC是壞的 那麼他要用這個東西呢 去 避免 避免說 這個什麼 這有一個功能大概是這樣 Android公司根據該專利技術純化製造出睿白胺注射液 脊身降血脂藥界的暢銷藥品之列 所以這個藥是做得出來的 但是細針請求項的範圍有點太大 細針請求項範圍包含所有可以PCSK9上特定胺基酸殘肌 結合的抗體結構 那但是 他說他是用功能性描述只要能夠 某個抗體只要能夠 跟這個PCSK9結合就好 但是他卻沒有把胺基酸序列的具體的結構寫出來 所以他是用功能寫他沒有把他的結構寫出來 細針專利說明書內容闡述專利生理人如何 產生篩選出得以結合PCSK9 避免其破壞 LDLRS抗體的事物 就是說 說明書去講他們怎麼找出 就是說有這種功能的我怎麼找出 可是找出來他並不是用結構去定義他 例如說我找出了幾種 85種那你不是用85種的結構來定義他 你卻是告訴我們怎麼找出來 專利生理人這邊說說明書是有講他怎麼找 專利生理人為發掘所主張的抗體不帶篩選和確認3000多種相似抗體 結合氫合力 直到最後篩檢到氫合力達 90%的85種抗體 其揭露以S射精 射線晶體學取得可以和其有像特定氨金酸殘肌結合的抗體結構 所以其中一種抗體結構而寫 最後細針專利說明書一闡述如何比較和篩選出的抗體與PCSK9氫合力 確認合者的結合氫合力最強 好像 某些結構有寫出來 但是呢 這個因為他有89種抗體 他最後是用功能性來界定說只要有這個功能能夠跟PCSK9結合的 這個抗體 就是他請求保護的範圍 所以他的爭議點是說 他的說明書確實有告訴你 他有找出幾個 所以是讓你做得出來 可是要讓你做出來只做出了一兩種 也許你可以做出一兩種 可是因為你的 請求項的範圍比較大 所以你要讓 整個發明 都做 可據實施的話呢 是不是要要求所有可能的抗體 所有可能抗體假設他有 1000種可能的抗體 可能啊 但是他現在說他找出85種 那意思就是說你的請求項為什麼不針對85種 抗體的結構去寫 而卻寫說有隻要有這種功能的 通通 主張保護 那麼 這個所有可能的假設有1000種這種 實施力 即便目前專利權都還沒有找出來的 但是因為你的 請求項是用功能去 界定的 那麼上訴法院呢就認為說 這個所屬技術領域中具有通常知識者 這種人呢 Would not be able to practice the full scope of plant invention without undue experiment 他也要 做很多實驗像你是經過實驗從3000種找出85種 但是你沒有把抗體寫出來他是不是他 你沒有把抗體結構寫出來是不是也要他自己去 跟你做一樣的實驗 從3000種抗體 按照你的實驗步驟慢慢篩選篩選出85種 那 這樣子的過渡實驗 就會讓這個請求項無法實施 所以呢 上訴法院的一個 判決重點就是說 你的請求項 你是用功能的 特徵去描述的 功能function 那有點太過廣泛 那說這樣子會導致這個他們實驗的 能不能做得出來啦是 無法預測性很高 因此呢 法院的小組判決認為說 你 所揭露的實施力 的範圍 和指引呢 太小你可能有揭露一兩個結構 可是你有找出85個你沒有把85個結構都揭露出來 那麼 沒有辦法去支撐說你的請求 的範圍而且你請求項是用功能性的特徵去寫的 那沒有辦法支撐因為你這個功能性特徵太廣 所以他說說這個陪審團 是不可能 認為說 你這個東西符合什麼 可具實施要件 就是因為需要過渡實驗 大概這樣 那其實我發現這個案子他現在打到要打到美國最高法院 但他跟我們 臺灣這邊講的說你不要讓人家做過多實驗 很像 好 那麼 接下來的這個請求項 那請求項我們以後會講請求項就是申請專利範圍 那在26條第3 項有提到說請求項要明確記載 然後也 但是他們將來解釋請求項的話他要為 說明書及圖示所支持 那請求項通常是用抽象的用語去寫 但是他太過抽象的時候我們可以用透過說明書的圖示把它具體化 可是這個 你不能每次都寫那麼抽象 然後就說再搭配說明書及圖示去具體化 所以呢 在美國也有法院認為說 請求項還是要寫明確一點 也就是說不要寫的太抽象 明確精確 那這個在 美國稱為請求項明確性原則 那這個有一個很有趣的案子 這個大概是一個運動器材 那運動器材他 各類的運動器材他是測一個那個心跳 呼吸 心跳脈搏等等 那手握在這他這邊畫虛線的就是他 兩手握在這 然後他的設計是說 這邊會有兩個點例如說這個左手 這邊會有兩個點 9跟11 那他說要兩個點呢 才全都對應去測出脈搏跟心跳那右手這邊呢也有兩個點 然後兩個點纔可以對應去測出脈搏跟心跳 那我這邊給各位看他的那個請求項這個是我翻譯的 一個與 我們說那個請求項都會寫的比較抽象一點 一個與運動設備與運動程序一起使用的心律監測器 其至少包含下屬元件 依設置有顯示裝置的長型控制號顯示裝置就是可以顯示你的心跳或脈搏的 一個什麼東西 那包括一個插動放大器 的電子電路 以及在原棒的每個半部上 左半部上 有一個活性電極一個共同電極 就是說 剛剛講有一個9 跟一個11 然後這個9跟11形成彼此相間隔關係 那相間隔關係這邊 爭議的就是說這兩個電極的 相間隔關係到底是 5公分嗎 還是3公分 還是8公分 當然各位想想你的手掌寬度 再怎麼寬大概也不可能超過10公分 但是他那有的我們請他寫精確的有時候我可以寫說這個相隔寬度是不是至少要介於1公分到8公分之間 這樣比較合理 可是他呢 卻又沒有把那個 相間隔關係講清楚 他就講說反正就是 有一個 距離 但那個距離多長他不講清楚 那麼 當然這個就有人侵害專利啦就是說有人的運動器材就做了這個 東西 然後原告就去告他 被告就反擊說 你的請求像 不清楚 那為什麼不清楚了 他說因為關於 這個 那我們說請求像一般過去喔這個請求像通常都是比較抽象 那比較抽象的時候我們會看 對應的 說明書或圖示去理解他 所以過去比較不會 說你的請求像寫的 不清楚 就說你無效 因為通常可以配圖來看 去理解 那麼這一次原來地區法院呢也說 我們解釋這個什麼叫做相間隔關係 那麼相間隔關係呢應該透過解釋可以理解說 他還是有個清楚關係 然後什麼什麼的 不過呢他確實沒有提到那個寬度 那麼 被告就認為說你這樣子的話這個間隔關係 就是 沒有明確的寬度那違反了這個請求像明確性原則 然後地區法院就同意 說確實 好像沒有告訴我說到底是要介於1公分還是幾公分之間 所以 會不會超過10公分 還是到15公分可是15公分就根本就測不出來啦 因為你的手掌寬度就沒有那麼寬啦 所以就認為不明確 結果到了上訴法院之後呢 上訴法院說 我們的請求像本來就可以參考說明書 請求像文字可以參考說明書這個內部證據就是因為這是你自己提供的 那相對於這個內部證據有一個外部證據就是你可以去外面翻字典 所以這個請求像文字可以去參考你的說明書 或在申請過程中你跟 那個審查官的解釋 讓所屬 技術領域中具有通訊知識者能夠瞭解這個間隔關係 那麼 這個法院就認為說因為他既然是 左手 放上去或右手放上去 大概他的兩個距離就不可能是 不可能是太大 大到超過 一個手的寬度 那也不可能太小 小到說這兩個點太近 近到沒有辦法測出來 那這個二審的時候認為說這個沒有問題 可是一路打到最高法院 然後最高法院就說 這個請求像寫明確應該要 參考說明書 跟申請例子看所屬技術領域中具有通訊知識者 要蠻能夠確定的合理的確定性能夠確定說他講的範圍可能是哪個範圍 其實你看都是一些抽象標準 總之就是說 對這個所屬技術領域中 具有通訊知識的專家來看他們會不會就認為說這個 兩個電極寬度應該是 還蠻 合理的可以去確定大概是不會超過10公分 那也不會少於1公分 那他只是 界定了一個標準 那也就是說呢 其實美國最高法院這個 立下某些標準啊 他並沒有直接告訴你答案 那只是因為後面的很多案子都要套用 那我們只能可以這麼說以後呢 在美國最高法院的標準下 告訴我們說 以後請求項不要寫太抽象 雖然我們過去說抽象沒有關係你都可以參考說明書圖示的在 比較明確可是呢 你這個抽象到讓人家 也不容易確定他的範圍的時候就不行 所以說 至少要 讓所屬技術領域中具有通訊知識者能夠合理確定 他的範圍是什麼 大概這樣