標準必要專利之FRAND承諾與誠信協商義務

首先先介紹什麼叫做標準必要專利 標準必要專利的英文 Standard Essential Patent 標準必要essential專利 又簡稱SEP 標準必要專利的產生 例如說我們以通訊技術來看 通訊技術不同的網路電信公司都在開發不同的通訊科技技術 彼此不相容 那如果說不同的電信公司網路公司 都開發出不同的通訊技術 你的手機跟我的手機用不同家的就不能夠互打 因此 這種 網路通訊的科技就 有很多標準制定組織的產生 Standard Setting Organization簡稱SSO 那假設現在市場上有10家 一些開發網路通訊技術的公司 那麼他們這10家會參加標準制定組織 標準制定組織開會的時候就會從這10家裡面可能他們 各自 開發出不同的技術 例如說有3家 3家決定開發朝A技術開發 有另外3家決定合作朝B技術開發 然後有2家要朝C技術開發 那又有2家要朝D技術開發 那麼標準制定組織就會從 眾多技術中選出一個標準例如說他可能選了 C技術 那這樣他一旦選出一個技術之後所有參加標準制定組織的成員都必須 接受以後大家都共同去使用C技術 大概是這樣 可是參與者事前必須要做出一個Friend的承諾 Friend的承諾他的英文 有Fair Reasonable And non-discrimination 的一個承諾 那他就是F 那RA RA ND 這樣的承諾 那為什麼要做這個承諾呢因為 如果 在這個 標準制定組織選出 標準 例如說選出C標準之後那原來有2家 他們開發C標準的 那他們被選到他們一定很開心 也許他們對這個C標準上面有很多專利 怕他們 就 馬上坐地起價 對專利 就 說要收取很高的授權金 那其他 沒有被選中的 其他技術沒有被選中那其他公司可能就 必須付出慘痛的代價這樣不合理 所以呢 與會者必須事先 做一個承諾說將來不管是誰的技術被選出來 被選出來的人他只要在上面擁有 這個標準相關的必要專利的話 他都會願意公平 合理 無歧視的授權給任何想使用的人 所以剛剛講這個 FRAME的承諾就是公平合理無歧視的一個授權承諾 他必須是在 標準制定組織選出標準之前 這些參與者 尤其他手上擁有專利的人都必須承諾 承諾就是 對所有將來想用這個技術的人 都會願意授權 所有 想用這個技術的被授權都願意授權而且授權的條件 是公平合理無歧視的授權條件 那有點類似 強制授權 就是簽了這個承諾的人將來 任何想用都要 跟他們 授權 向他們授權 那這種標準 FRAME的承諾 這個COMMITMENT就是承諾 會產生了一些 問題有人想要迴避 這個承諾 那怎麼迴避承諾呢有一種典型的迴避方法是在 標準還沒有 這被選出來之前在開會還沒選出標準之前 或在 選定這個 標準的過程中 就有一些公司 他雖然 好像有 加入 這個 組織但是他 隱瞞 他 不揭露 他手上有哪些技術有手上有哪些專利 所以 也許這個標準當初選了一個技術認為這個技術上面的專利比較少 但是也許這個 某些參與的公司手上其實有 對這個技術有很多專利但是他不告訴大家 那等到你 技術 標準選出來之後他纔跟大家講說 他有這個專利而他對這些專利他沒有承諾說他一定要便宜的授權給大家 那這等於就是一個欺騙行為 所以 對這個問題呢 在比較早年的時候就有很多美國就有一些案子 他是用違反 競爭法去處理 那至於標準制定之後 大家簽了這個承諾 承諾會願意授權 結果簽了 承諾 這個承諾只是說我如果願意授權的話我我授權就是合理 無歧視 可是卻有一些 公司 他在標準制定之後他採取的是拒絕授權 他根本不願意授權 或者他雖然授權了但是他授權的是 比較 多的 權利金 那比較多的權利金他認為說這個授權金是合理的他自己認為合理 那最有趣的是 Friend的承諾雖然說是要合理的 Reasonable 可是對於 怎樣的權利金是合理的呢 這個標準制定組織卻說我們 不幫你們去認定什麼樣的權利金才叫合理 那不管是 拒絕授權或者 願意授權但是要授權很高的權利金呢 我們 有人稱為說這叫做一種 專利的hold up 比較傳神的翻譯叫拿翹啦有人翻成猴嗷 就是他有點自抬身價 就是 不願意授權或者要 索取較高的權利金 那麼 在這 那如果說他 說我要求 你要跟我授權我要索取較高的權利金 好那如果你不願意付 那其他公司 不願意付這個權利金其他公司就說那我不管我直接開始製造 銷售相關產品 那製造銷售相關產品 就會構成侵權 所以專利權說你不願意付 權利金你怎麼可以製造銷售呢就會控告 你侵權 好 所以呢 可能這個專利權標準標準權就會提起訴訟 然後控告侵權而且要求法院下達禁制令 說你不準製造 銷售 但是因為 在這個時候呢他 這種標準必要專利權等於 這個標準的概念就是所有的廠商都要用這個標準所以他 有點 類似取得事實上的獨佔地位 所以這時候就會引發了 競爭法的疑慮反托拉斯法的疑慮 那麼很多國家就會用各種理由 會說 如果 標準必要專利的 專利權人沒有 好好的去跟 其他想用這個技術的人談授權 你就 告他侵權然後要法院給你禁制令 法院呢 不會直接給你禁制令 不會給你禁制令 那這裡歐洲法院2015年 有一個 最有名的案子 華為告 ZTE 案 我們待會講 那華 這個歐洲法院認為說你應該要先好好的跟 專利權要跟想要 獲得授權的人 好好的進行 誠信協商 那進行誠信協商完 沒有談成權利金纔可以來提告法院才會給你 禁制令要不然法院不會 給你禁制令 表示說你 你沒有辦法禁止別人 使用 製造 銷售這個產品 但是很有趣的是 有的 公司認為說那如果說我一定要到 法院 告然後告卻拿不到禁制令 因為法院要求我一定要跟人家授權協商 那我乾脆選擇說那我就不要 去法院 如果標準必要專利權 不去法院 那不去法院 也就是說單純的拒絕授權 單純拒絕授權 那我就不要到法院告 因為 我原來授權給你只是你的 權利金 給的不夠 我告到法院法院不理我 那我乾脆不要到法院去告 那怎麼樣不去法院告 卻還有辦法收到權利金呢 那這個就是高通案 最厲害的地方 後面會講高通到底用什麼樣的方式 讓你不得不付權利金可是他 根本不願意到法院去告 說 你 要 禁制禁制令禁止你做或者要法院幫我判一個權利金金額 他根本不到法院去告 好 那麼從這樣的背景之下我們大概知道標準必要專利 他會產生 的幾個大問題 一個就是 可能授權金談不攏 所以專業權人到法院告說 在權利金沒談攏之前 其他的廠商不準 製造銷售就是向法院申請禁制令 但是呢現在 各國法院 可能都會 認為你們還是好好的去談授權吧 所以法院會用各種理由說不核發禁制令 那第二 這是第一大類爭議 第二大爭議是有的 時候你們這個授權金談不攏的時候 那就由法院來幫你判決一個合理授權金 請法院 判 決 合理權利金 那 因為你的授權 你的friend承諾有說你會 願意承諾以合理 無歧視 的條件授權 但是什麼叫做合理權利金呢 請法院來判 那法院能不能判呢其實過去法院在 尤其像美國了在判決專利侵害的損害賠償 往往他就是說 損害賠償計算就是一個合理權利金的計算 所以法院是有這個能力 去計算 合理權利金 只是這個 計算的方法呢每個法院有不同的 算法 那也許有些當事人對 也怕法院算的 例如說專利權人怕法院算出來的權利金太低 所以他也許會想要 那我 盡量 不要 去法院讓法院來幫我決定合理權利金 那第三個有趣的問題是 標準必要專利權人他也許 他 拒絕授權 或者他用特殊的授權架構 讓你不得不付錢 就他的避免 讓大家上法院 那用怎麼樣的特殊的授權架構 逼你一定要付錢 而且收的授權金很高呢這個最有趣的就是高通案 他採取了一個 很有趣的 授權架構 逼得廠商 不得不付出很高的授權金而且還不能到法院去告 那這個可能會違反競爭法 那以下我們先講第一類的問題 第一類的問題非常有趣 就是標準必要專利權人跟 想要利用這個 標準 用這個標準用到這個專利的這些人呢 授權金談不攏那專利權就到法院 說 請求法院核發禁制令禁止那些人 不準製造銷售 那各國的 法院都用不同的理由 說不可以直接到法院 來要求禁制令你們應該還是好好的去 協商授權 那每個法院用的理由不一樣首先美國呢 沒有去 美國本來在他們的 專利法下本來就常常會講說他 就算構成專利權 也不一定會 核發禁制令 他有一個 四因素審查 包括判斷說就算有侵權 但是 不核發禁制令 是否會對你造成 無可回復之損害 那可不可以用金錢賠償 達到 對專利權人達到一樣的 救濟的效果 那如果用金錢賠償就對專利權人可以達到一樣救濟效果的話法院就不會核發禁制令 那個這個是 很有名的2005年的美國醫備案 最高法院就說 不一定就算有侵權專利 也不一定 會核發禁制令 那尤其在標準必要專利 權人呢因為他們都有 簽了這個Friend的承諾 Friend的承諾的意思就表示說他願意 只要我有收到合理的權利金 我都願意讓大家用 畢竟這是一個標準這個是產業 這個通訊標準大家都用這個標準 所以在 標準必要專利曾經 專利權人做過Friend的承諾的前提之下 美國法院他大部分都會認為說這個時候 你只要給你一筆 合理的 授權金作為賠償就夠了 並不需要給你禁制令 所以美國是用這個理由 通通 不會給 專利權人禁制令 這是一個很有趣的 切入的角度 第二個也很有趣日本的切入角度 我覺得也非常特別 日本的 法院呢 認為專利權的刑事 他就是 私權利的刑事 那私權的刑事呢他回到日本民法第一條 日本民法第一條 有提到說 要有誠實信用原則權利不得濫用原則等等 那麼日本法院呢在 標準必要專利權人到 日本法院提告說被告不付 權利金就不準知道銷售請法院發禁制令 日本法院就說 你這個專利權 你也要 回到民法 日本民法第一條誠實信用原則權利不得濫用 你既然當初簽了Friend的承諾就應該好好的跟人家談 這個合理的授權條件 那你不好好談一個合理授權條件你就來法院告人家你是違反 Friend承諾 一方面可能也是 違反誠實信用原則違反你的承諾 第二 二方面你來 透過法院來 告 就是行使你的專利權 那法院會認為你這也是一種權利濫用 所以這個非常有趣的我們發現 在日本 日本民法 第一條講到的誠實信用原則權利不得濫用原則 看起來非常的重要 重要到他在 標準必要專利權的人去 透過法院去 告別人 要求法院給禁制令的時候法院都會用這個理由 說不給你禁制令 好 那再來我們拉回到歐洲 歐洲在 歐盟法院2015年 做出華為中興案之前 是先有 德國法院跟 歐盟執委會有一些 之前有些案例表達出一些 看法 例如說 德國的法院採取的一個看法就是 既然專利權人 簽了Frank的 授權承諾 你就應該要先去 好好的授權協商 若沒有 先授權協商就屬於 濫用你的 市場獨佔地位 這是違反競爭法 那歐盟執委會也採取一個看法就是說 只要 被授權人 就想用你技術的那些 被授權人他們有 意願協商 你就不能直接來申請禁制令 那麼大概有 一些標準之後後來他們 發展到歐洲 歐盟法院2015年在華為告 ZTE中興案裡面 就 提到說到底在 到法院要求法院給禁制令之前你們要做哪些 協商纔算是一個 誠信的協商 那隻要 如果沒有做完這些誠信協商就不能來法院告 但如果有做完這些誠信協商的話 還是談不成 也許就可以到法院來告 透過法院來幫 幫助介入 這個案子 那我們 就來介紹 華為中興案2015年的這個 歐盟法院的案子 那華為大家都知道中國的 手機大廠 在德國擁有4G LTE標準必要專利中的其中一項專利 在2010年11月到2011年3月間 中興 他應該是做晶片的廠商跟華為 進行授權協商 華為提出其認為合理授權禁條件之後 中興 不願意付錢反而希望說將自己擁有的專利與華為 做交互授權 那因此雙方沒有達成協議 中興在沒有得到授權的情況之下 仍然繼續製造銷售 相關產品例如說做這個晶片 而且最重要的是他沒有去 提存 計算過的權利金與 法院 那這個是 曾經 剛剛有提到說德國曾經有一個見解 就是說 如果協商談不攏 但是談不攏沒關係只要潛在的被授權你願意先把 那個權利金先提交 給法院表示你有誠意 那你就先做 反正至於這個權利金到底是 多少法院判決之後的再會 太多的 你就退還給你那不夠的你再補 至少你提存一筆 那個權利金到法院表示你有 付 這個權利金的誠意 但是 結果中興呢 他沒有談到授權 他也沒有按照那個德國法院見解付 權利金到法院 他就直接做 那華為呢就根據德國 法院的見解在德國杜塞夫法院 提起訴訟控告中興侵害專利 並申請對中興核發禁制令 那麼歐洲法院呢 最後做出了判決 做出判決就提出了一個怎麼樣的一個 協商程序纔是一個 誠信的協商 也就是符合 Friend承諾裡面講的協商程序 那中間有一個爭議就是說是不是一定要提存權利金到法院呢 歐盟法院最後好像沒有 要說 不需要有這個要求 那我們直接講他的 結論 歐盟法院最後判決說 標準必要權專利權人在 對 使用其專利的被告 侵權 並向法院尋求禁制令之前必須完成下列 一系列的 授權談判程序 纔不會被認為違反歐盟運作條例第102條 歐盟運作條例第102條就是獨佔廠商 有 違反競爭法的問題 也就是說法院認為標準必要專利權人他是一個獨佔廠商 那如果他沒有先做 這個授權協商的程序就 來法院告人家 他這種到法院 行使訴訟權的行為也是濫用他的獨佔 的地位 好首先 其必須告知 或與被控侵權人聯繫 這專利權要跟被控侵權人聯繫 在告知時標準必要專利權人必須先告訴對方我擁有哪些標準必要專利 並說明 你的產品為何 可能侵權 第二步 當潛在侵人表達 願意授權的意願願意付 授權金的意願 願意以Friend條件 合理授權金的條件 簽署授權協議 此時標準必要專利權人就必須提出明確書面的Friend授權條件 包括權利金的 總額 及計算方式 讓潛在的侵權人知道 第三步在專利權人提出 符合Friend授權條件的要約之後 潛在的侵權人 必須積極 回應要約 那我們 我們 專利權提出的是 邀約 那這裡回應邀約呢可能是說要嘛你就是 接受 要嘛你是 反邀約反邀約就是說你提出了 討價還價你可以提出另外一個條件 你認為這個權利金過高你可以提出一個 比較低的 你認為合理的權利金 所以這個潛在侵權人對於 專利權提出邀約 他要回應 根據一些客觀因素 以證明其回應符合該領域商業管理 與善意 沒有拖延 這個回應不能拖延 如果 潛在侵權人不接受專利權人的提的條件必須立即書面明確提出一個反邀約再提出一個 他認為合理的條件 第四步 如果雙方 尚未達成授權協議前 例如專利權人不接受被控侵權人的反邀約 被控侵權人 就開始實施該標準標準專利 的話必須提供適當的擔保 那擔保例如說 像歐洲法人講的 提供擔保金 與法院 那這樣的擔保 他就符合 該領域的商業管理 這也是一種方式 就是說如果沒有談成條件之前但是被控侵權人的產品 急著要做 他可以 提供擔保金 第五步 在被控侵權人提出反邀約之後 雙方仍然無法對Friend的授權條件細節達成協議 雙方 可以 共同協議將授權金問題 交由獨立第三方做成決定 這個獨立第三方當然可以是用仲裁的方式 或者直接 約定說我們有法院來幫我們 判決什麼樣纔是合理的權利金 反之如果標準標專權沒有經過此一項程序就直接向法院申請核發禁制令 將被認為 是 歐盟運作條約第102條的市場地位的濫用 那簡單說 歐盟法院在2015年華為中興案 做出的判決提出了這一系列的 程序 一方面強調 大家要有誠信的 協商包括協商過程不能拖延 那麼 專利權人必須要很清楚的說他的授權金是怎麼計算的 那麼潛在的金權人 必須 回應不要有拖延 然後回應說你覺得比較合理的 是怎麼算的 那如果 潛在金權人急著要做的話 要先提供 擔保金 但是專利權人如果 要到法院去告 他應該是說我們合理權利金呢 約定說有第三方來幫我們決定一個怎麼樣纔是合理的權利金 那我覺得這個非常關鍵 他說第五步說 由第三方來幫我們決定包括現在法院各國法院都有能力 來幫大家決定一個合理權利金 所以如果沒有 雙方對於怎麼樣的權利金是合理不合理 喬布隆的時候 如果專利權直接到法院去告 法院說不會核發金資理而且會認為你是一個 獨佔地位的濫用 所以這樣子的話就是逼專利權人他一定要到 法院 去 或者第三方 獨立第三方不一定法院假如是仲裁 讓他們來幫忙決定一個怎麼樣纔是合理權利金 這是一個很 有效的一個方法